“千字文”，告诉你“新产品”究竟如何认定？

2018年12月25日，最高院裁定驳回义乌市贝格塑料制品有限公司、张海龙的再审申请。

缘由何来呢？

这是一起侵害发明专利权纠纷案，上海艾尔贝包装科技发展有限公司（下简称“艾尔贝”）诉义乌市贝格塑料制品有限公司（下简称“贝格”）及其法人张海龙侵犯其专利产品。

一审胜诉，二审维持原判，再审驳回原审被告的再审申请。

本案诉争产品系“自粘膜”，引发本案新产品定义，以及保护范围的争议。

再审中，最高院指出，专利权人应承担方法专利中“新产品”的举证责任。

专利权人主张适用新产品制造方法专利举证责任倒置时，应当对方法专利直接获得的产品为新产品承担举证责任。

更为重要的是，最高院在该案中认为，新产品应当是指在国内外第一次生产出的产品。

该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。产品或者制造产品的技术方案在专利申请日前为国内外公众所知悉的，应当认定该产品不属于专利法规定的新产品。

在专利侵权实务中，争议许久的新产品如何认定的问题，在最高院的这份判决中得到了答案。

之所以新产品认定的问题如此重要，主要是因为我国《专利法》第61条规定了新产品制造方法纠纷中适用举证责任倒置，即须由被诉侵权人来证明其产品的制造方法不同于专利人的专利方法。

在专利侵权纠纷案件中，因举证不能而导致败诉的案子比比皆是，举证责任在哪一方往往左右着案件的胜负，可想而知举证责任倒置对整个案件的影响程度。

据此，该案例入选了最高人民法院知识产权案件年度报告（2018）的典型判例。

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法条寻迹

最高人民法院关于新产品认定的标准，并非无迹可寻，早在1992年的《专利法》修订时，就已经有提到新产品的内容，规定在发生侵权纠纷时，如果发明专利是一项新产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明。

但较为遗憾的是，关于“新产品”的定义，我国《专利法》和《专利法实施细则》也没有进一步规定。

直到2009年颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十七条规定：

产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的,人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。

依据上述规定，判断是否适用专利权的产品制造方法所获得的产品是否为新产品有两种路径：

一是产品在申请日以前是否为国内外公众所知；

二是制造产品的技术方案在申请日之前是否为国内外公众所知。

由于在该条中立法者采取了“或”的关系，这就要求权利人的举证责任，需要证明既非前者也非后者，才能适用本条款的规定。

关于前者，最高人民法院主张对判断产品是否为“新产品”采用新颖性的判断标准。

而对于后者则有两种可能表意：

一是申请日以前已经有不同于专利方法，该产品制造方法为公众所知；

二是在申请日以前已经有与专利方法相同的该产品制造方法为公众所知。

但新产品的证新，则是无边无际的事情，很难想象专利权人可以尽到完备的举证责任，而证明产品不具有新颖性，只需举出一个该产品在申请日之前已经为公众所知的证据即可。

这也是最高人民法院采取了否定排除的立法形式，适当减轻专利权人证明其方法获得产品为新产品的举证困难。

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与TRIPs规定的比对

最高人民法院该条款对新产品的认定，也正符合TRIPs第34条第（二）款的规定：

就第二十八条第一款（二）项所指的侵害所有权人权利的民事诉讼而言，如一专利的客体是获得一产品的方法，则司法机关有权责令被告方证明其获得相同产品的方法不同于已获专利的方法。

因此，各成员应规定至少在下列一种情况下，任何未经专利所有权人同意而生产的相同产品，如无相反的证明，则应被视为是通过该已获专利方法所获得的：

（一）如通过该已获专利方法获得的产品是新的；

（二）如存在实质性的可能性表明该相同产品是由该方法生产的，而专利所有权人经过合理努力不能确定事实上使用了该方法。

该条规定专利权人比较容易举证，法院也比较容易认定，可以避免在专利侵权纠纷案件的审理或者处理过程中一开始就在举证责任是否应当倒置的程序性问题上产生很大的争议，使审理或者处理陷于难以进行下去的困难境地。

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实务中对新产品的认定标准

目前较能体现新产品认定的标准，是北京高级人民法院在《专利侵权判定指南（2017）》第112条：

专利法第六十一条规定的“新产品”，是指在国内外第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。

产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，应当认定该产品不属于专利法规定的新产品。

是否属于新产品，应由权利人举证证明。权利人提交证据初步证明该产品属于专利法规定的新产品的，视其尽到举证责任。

北京高院的判定指南中讲到“是否属于新产品，应由权利人举证证明”。

而在实务中，关于权利人如何尽到初步举证责任，法院并没有明确的证据要求。

目前比较有说服力的初步证明是相关机构在国内外范围进行的查新检索报告，相关机构可以是专利局的检索部门，也可以是省市的科技情报信息查询机构等单位。

只要专利权人完成了这些初步新产品的证明义务，再能证明被诉侵权人制造了同样产品，法院就可以认为专利权人尽到了举证责任，从而就可对被诉侵权人采用举证责任倒置的原则。