商业秘密与专利

人民法院案例库：将他人技术秘密申请专利侵权案件审查思路

被告有机会接触的，可推定被告实施侵权行为

阅读提示：专利与商业秘密是两种不同的技术保护方式，司法实践中常见到将他人技术秘密“改头换面”自己申请专利的情形，此时，如何准确认定被诉专利权人是否实施侵犯商业秘密行为呢？本期，李营营律师团队根据多年来办理商业秘密案件的经验，结合人民法院案例库发布的一则典型案例，与大家分享此类商业秘密秘密纠纷案件中法院的审查思路。

裁判要旨：

技术秘密权利人证明专利文件披露的技术方案与其主张的技术秘密相同或者实质相同且被诉专利权人在专利申请日前有渠道或者机会获取技术秘密权利人的技术秘密的，可推定被诉专利权人采取不正当手段获取了该技术秘密并予以披露的事实成立。

案情简介：

1.原告荷兰某公司与被告某智能装备公司均是轮胎成型机的制造商，两公司的轮胎成型机均销售给相应轮胎制造企业。在被告某智能装备公司申请并获授权的三项涉案专利之前，原告荷兰某公司研发完成了涉密技术，原告在向客户提供涉案技术时明确提出保密要求。

2.被告在成立一年后聘请的两位员工均曾在原告客户处有十年以上、二十年左右的任职经历且工作内容均与成型机设备、生产相关，该两名员工入职被告后参与三项涉案专利技术方案相关的项目研究。

3.原告认为，其在先研发完成了技术作为技术秘密保护，而被告将原告在先涉密技术申请为三项专利并获授权，侵害了原告的技术秘密。原告向江苏省苏州市中级人民法院起诉，请求判令案涉专利权归原告所有。

4.某智能装备公司辩称，原告主张的在先涉密技术不构成技术秘密，涉案专利由被告独立研发完成，专利权应当归其所有。

5.2019年12月26日，江苏省苏州市中级人民法院作出一审判决，驳回原告诉讼请求。原告不服，上诉至最高人民法院。

6.2022年12月13日，最高人民法院二审判决撤销一审判决，涉案专利权归原告所有。

案件争议焦点：

涉案专利权是否归原告所有？

法院裁判观点：

最高法院认为，荷兰某公司主张的在先技术构成技术秘密，且其已证明某智能装备公司在涉案专利申请日之前具有接触该在先涉密技术的机会和渠道、涉案专利技术方案与该在先涉密技术实质相同且该在先涉密技术已构成涉案专利技术方案的实质性内容。

在此情况下，某智能装备公司虽主张涉案专利技术方案由其独立研发，但提交的所谓研发证据仅有研究结论，缺少能够体现研发实质内容的过程性技术资料，不足以体现一项技术方案的完整研发过程，并不足以证明其独立研发的主张，更不足以证明其对涉案专利的实质性特点作出了创造性贡献，故某智能装备公司关于其对涉案专利依法享有权利的抗辩主张缺乏事实及法律依据。

据此，根据双方的举证及查明的事实，可以对某智能装备公司以不正当手段获取了荷兰某公司的在先涉密技术进而申请涉案专利并获授权的事实作出认定。

综上所述，最高人民法院判决三案所涉专利权应归荷兰某公司所有。

案例来源：

《荷兰某公司诉某智能装备公司专利权权属纠纷案》 [案号：（2020）最高法知民终661号]

实战指南：

一、专利权权属纠纷案件中，法院最首要的工作是审查权利人主张的技术信息与专利信息是否相同或者实质性相同。

技术秘密权利人以侵害技术秘密作为请求权基础，主张有关专利权归其所有的，人民法院在审理过程中应当审查专利文件是否披露了权利人主张的技术秘密或者专利技术是否使用了该技术秘密，以及技术秘密是否构成专利技术方案的实质性内容。因此，对于原告及代理人而言，在该类案件中最重要的工作之一就是同一性鉴定，通过完成己方技术与被诉专利的专业性对比分析，找到原被告技术的连接点，从而确定原告方夺取被告申请专利的合理路径。

二、以侵权技术秘密路径主张专利权权属的纠纷案件中，被告切不可大意，必须自证清白。

最高法院在本案中已经亮明态度，在判断涉案专利文件是否披露了技术秘密时，当技术秘密权利人提供证据证明专利文件披露的技术方案与其主张的技术秘密相同或者实质相同且被诉专利权人在专利申请日前有渠道或者机会获取技术秘密权利人的技术秘密的，一般可推定被诉专利权人采取不正当手段获取了该技术秘密并予以披露的事实成立。如被诉专利权人主张其自行研发完成了被诉侵权技术方案或者被诉侵权技术方案具有正当来源的，应当承担证明责任。否则，应当认定被告技术来源于原告，原告应当拥有被告专利的权属。

三、当专利权权属纠纷案件与商业秘密关联时，各方当事人都应该慎重对待。

根据我们办理大量商业秘密民刑案件的经验，当一起专利权权属纠纷案件与商业秘密案件关联时，各方当事人都应该对此高度重视。对于原告而言，如果被告将原告的技术或者在原告技术基础上进行了修改调整申请专利。此时，专利权属纠纷案件就不是简单的专利案件，实质上已经转为商业秘密案件，被告实质上是非法获取并非法披露原告商业秘密，原告应当委托具有专业办理商业秘密案件经验的律师团队进行处理。因为，商业秘密律师和专利律师办理案件的经验不同，决定了律师处理案件的思路不同。对于被告而言，如果原告请求权基础涉及商业秘密，被告的攻防思路就不能再按照普通案件处理，而应该着重从攻击原告技术来源、合法性、是否属于商业秘密、原告是否有获取被告技术证据等方面入手。